＜＜特許権および実用新案権など（意匠権および商標権を含む）を取得するための弊所の出願書類作成の取り組みについて＞＞
発明者（出願人）の方は、自らが発明した、または創作した技術について保護を受けたいと希望する場合、その技術的内容および取得したい権利範囲を記載した出願書類を特許庁に提出することから手続きが開始します。
通常、発明者は特許を得る手続きにかかる費用および権利取得までの期間を重要視するとともに、最も優先させる関心時は自らが開発した技術に特許性が存在するか否かです。
そのときに発明した技術内容について種々の角度からどの構成部分は特許成立の可能性があるのか、どういうような構成は特許権を取得するのが厳しいかの助言をさせていただきます。
具体的には発明された技術の内容（ご本人が発明または考案に相当するのではないかと考えられている技術）を説明して頂き、取得を希望する権利範囲を記載した特許請求の範囲とともに発明を詳細に記載した実施例などを記載した明細書，図面，要約書の作成を行います。
権利取得の発明（考案）の名称に表すカテゴリーは、装置名，システム名，部分機能名，ソフト機能表示名にするのか、方法そのものか、装置などを利用または使用する方法として取得するかを決めることについても助言をいたします。
希望する部分の権利取得は、出願時の明細書の書き方に左右されると考えるのが一般的です。発明された技術内容について、極力広い範囲に権利を取得できることを希望するのは常で、そのような権利範囲を取得するための技術の記載方法について助言いたします。
進歩性があるか否かの判断が際どい領域の技術部分までも含むような広い範囲の権利取得は、結果として得られる権利は従来の技術部分も含む場合があります。特許取得できる技術を含んでいても、権利取得希望範囲の拡大は進歩性を失う結果となり、権利取得を断念しなければならないことになります。
一方、権利取得を優先するならば、従来例とは全く異なる技術に限定するような記載をすれば権利獲得の可能性が増大いたします。すなわち、権利取得範囲の大きさと特許権取得の可能性は、進歩性判断が厳しい技術を越えた権利取得の範囲拡大を図れば、特許権取得の可能性は小さくなり、範囲縮小を行えば、特許権取得の可能性は大きくなります。
権利化できる技術が含まれているか否かぎりぎりである場合、権利取得の可能性を高めることができる特許請求の範囲の記載方法についてもお手伝いできると考えます。
＜＜審査の結果、拒絶理由通知（新規性，進歩性が存在しない）が送られてきた場合の取り組み＞＞
審査で特許査定の通知をうければ、権利取得が出来ます。しかし、新規性，進歩性がないとして拒絶理由通知を受けた場合、その拒絶理由を解消するにあたり、審査官の指摘に対応して種々の対応を考えなければいけません。
通常、進歩性が否定される理由の多くは、同じ技術分野の発明などと極めて類似した構成を用いている場合、当業者にとって、それら技術を知ることにより、発明と同じような構成を簡単に創作できるということです。なお、新規性は、従来の技術に存在しない新しい技術であり、特許取得のためには新規性のみだけでなく進歩性も備えることが要求されています。
発明に進歩性を備えていると反論するためには、審査官の指摘した点に合理性があるか否かを見極め、もし、合理性がないと判断した場合、その部分について反論することになります。ただ、審査官の主張を覆すことができても、その部分が進歩性を発揮する部分に当たらないときは、効果がありません。
つぎに、審査官が指摘した点について、同意できるならば、特許請求の範囲を補正して拒絶理由を回避することになります。
（i)補正の具体的方法は、形式的に述べるならば、独立項の構成要件を、引用された従来例には存在しない構成に変更するか、または一部構成要素を追加して従来例と異なる構成にする補正を行います。
（ii）他の補正の具体的方法は、独立項に１以上の従属項を併合する方法があります。
拒絶理由を通知する場合、複数の請求項のうち、独立項に加えて従属項も同様に拒絶理由の通知をすることがあります。このような拒絶理由の場合、拒絶されている独立項に、拒絶されている従属項を併合した補正を行うことができます。この時、併合した元の独立項は削除していますので、請求項全体からみれば、発明の権利範囲は減縮されたことになります。したがって、進歩性の拒絶理由を回避するための一手段となります。この補正は、形式的には減縮の補正ですが、実質的には拒絶された独立項に、拒絶された従属項を併合しているので、依然として拒絶理由が残る補正になっているとも考えられます。
（iii)さらに他の補正の具体的方法として（i)と（ii）を含んだ補正となります。
（iv) さらには他の補正方法として一部、進歩性を理由に拒絶されない請求項があるならば、その請求項そのもの、およびその請求項の構成を含む請求項に補正します。拒絶理由の存在しない請求項の構成を取り込むことができない請求項は削除します。
＜＜日本国内継続出願手続きが行われたＰＣＴ出願の発明について＞＞
つぎに締約国でＰＣＴ出願をして日本を指定国に指定し所定の期間内に日本の国内手続を行い日本への出願を継続した発明は、審査請求によって、特許庁での審査に付されることになります。
優先権主張がされたＰＣＴ締約国で手続きした内容そのままの形でＰＣＴ締約国に出願できることが条約で認められています。
このような出願が特許庁の審査に付された場合、日本語による権利取得のための審査が行われます。ＰＣＴ出願が日本語出願の場合は、そのまま日本語で記載された出願が審査されます。外国語出願の場合は、日本語翻訳文が審査に付されます。
新規性、進歩性の有無の判断は日本語による文章により行われますので、外国語で作成される明細書の原文は、日本語で権利取得できるのに適した文書の作成が必要と考えます。外国語の原文で特許請求の範囲や明細書の書類を作る際、基礎となる出願国の言語（英語など）によって作成されることが多いため、日本語に翻訳した後のその文章は日本語になじまない形式で表現されることが多いのが現状です。日本語に翻訳するときの翻訳文の翻訳の精度の問題とは異なるものです。
したがって、拒絶理由を受ける場合、元が外国語で作成され、それを日本語に翻訳したために、記載内容が不明瞭になっていることが多々あります。また、特許請求の範囲も、どのような構成を定義付けているか明確ではない表現となっていることがあります。翻訳自体が適切，不適切という問題ではありません。
このような内容になっている出願に対し、審査官が示してくる新規性、進歩性否の判断は、上記問題を含んだ出願に対し行われます。勿論、従来例を含むような記載の権利範囲では進歩性は認められないことは明らかです。
もし、進歩性否の拒絶理由を受けた場合、審査官が主張する点について矛盾点があったり、合理性がなかったりすれば、その点を反論して進歩性が存在することを意見書で述べることになります。
多くは特許請求の範囲の補正によって対処することとなります。かかる場合、補正は拒絶理由の内容に対応し種々の対応をとることができます。
出願人がどの程度までの権利範囲を希望しているか、また、どの程度に限定をしないと、進歩性を生じないかを見極めて対処することとなります。
以上が出願人が希望する内容の特許取得にかかる弊所の取り組みの一部です。